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      前次我們講到了美國專利申請中的IDS,這次我們來聊聊限制要求(Restriction Requirement,即RR)。


      限制要求與中國申請人慣常熟悉的中國專利法中所規定的單一性存在聯系而又不同,本文就此進行簡單說明,以期幫助申請人更靈活應對。


      要說明的是,美國也存在單一性(unity of invention)要求,但僅適用于PCT國際階段申請或PCT進入美國國家階段的申請。對于通過巴黎公約途徑進行美國申請的案件、By-Pass申請(一張表了解PCT進入美國的兩種方式)以及PCT進入美國國家階段的申請的所有后續申請(continuing application)(比如分案(divisional application, DA)、繼續申請(continuation application, CA)、部分繼續申請(continuation-in-part application, CIP))都適用限制要求。


      美國專利申請的單一性判定與中國專利申請的單一性判定類似,即要求保護的不同權利要求之間存在相同的或相應的特定技術特征,但在美國審查實踐中更為嚴格。


      單純從理解的角度而言,可以簡單認為美國的單一性是限制要求的一種特殊情況。此外,哪怕是對于PCT國際階段申請或PCT進入美國國家階段的申請,在用單一性標準進行審查時,一定條件下仍可能引發限制要求。舉例說明:

      1)如果一件PCT進入美國國家階段的申請包括但不限于以下兩個權利要求:

      權利要求1:特征X+B

      權利要求2:特征Y+C

      審查員先按照單一性標準判斷,但這兩個權利要求顯然沒有共享技術特征,因此完全不存在有相同或相應“特定技術特征”的可能性,此時就可能對這兩個權利要求發出限制要求。


      2)如果一件PCT進入美國國家階段的申請包括但不限于以下三個權利要求:

      權利要求1:特征A

      權利要求2:特征A+B

      權利要求3:特征A+C

      3個權利要求共享技術特征A,審查員先按照單一性標準判斷這個技術特征A是否是“特定技術特征”:

      如果是,則認為這幾個權利要求之間存在單一性,對這幾個權利要求發出限制要求可能就是不合適的;

      如果不是,則可能會對這幾個權利要求發出限制要求。

       

      限制要求的有關規定可見35 U.S.C. 121、37 CFR 1.142以及MPEP802[1],其中規定:如果在一項申請中要求保護兩項或兩項以上獨立(independent)且截然不同(distinct)的發明,則此時可以發出審查意見要求將該項申請僅限于其中一項發明。這樣的審查意見就稱為“要求作出限制”。


      這樣的做法本意在于不增加審查員的檢索負擔,但是損害了申請人在一件申請中保護多個技術方案的意圖。因此,為了補償申請人的利益,MPEP802[2]同時規定:

      1、如果申請人對于一件申請中其他發明進行分案申請,則有權享有原申請提交日期的權益;且只要在原申請授權前提交分案申請,在審查過程中或后續司法程序中均不得以原申請作為對比文件來對抗這些分案申請;

      2、如果出現審查員沒有將某件申請只限于一項發明的情況,這并不能成為某件申請后續被無效的理由。

       

      實踐中限制要求一般分為兩種:

      1、發明限制(Invention Restriction);

      2、種類限制(Species Restriction)。


      發明限制:

      如果一件美國申請包括但不限于以下兩個權利要求:

      權利要求1:特征X+B

      權利要求2:特征Y+C

      審查員會認為這兩組權利要求涉及獨立且截然不同的發明,此時就會對這兩組權利要求發出限制要求,這就是“發明限制”。


      特別值得注意的是,這種情況與中國申請人所熟知的“缺乏單一性”是不同的。在中國專利審查實踐中,產品及其生產工藝只要具有相應的“特定技術特征”,一般只要產品權利要求具有可專利性,則制備該產品的生產工藝權利要求即認為“具有單一性”且也具有可專利性,而不會認為是不同的發明;但在美國專利審查中,如果出現下述情況,便可以將兩者認為是獨立且截然不同發明[3]

      1)要求保護的工藝可用于制造實質上不同的另一個產品;或

      2)可通過實質上不同的工藝來制造要求保護的產品。


      類似還規定了工藝及裝置(Process and Apparatus)、裝置及所制造的產品(Apparatus and Product Made)、產品及其使用方法(Product and Process of Using)等等[4],這些都可能會被審查員看作截然不同的發明,從而要求申請人進行“發明限制”。

       

      種類限制:

      如果美國本土申請包括但不限于以下三個權利要求:

      權利要求1:特征A

      權利要求2:特征A+B

      權利要求3:特征A+C

      此時,權利要求1就是通用權利要求(generic claim,或“genus”),也就是權利要求23的上位概念,權利要求23就是通用權利要求1的兩個分支,即可專利方面截然不同(patentably distinct)的種類(species[5]。簡單來說,可能涉及的是同一個發明的兩個實施例。這時,審查員就會要求申請人進行“種類選擇”。這里的邏輯在于:

      1)如果通用權利要求(即權利要求1)不具備可專利性,那么兩個種類(權利要求23)之間就是兩個獨立的發明;如果申請人選擇了權利要求2,這是通用權利要求的下位概念,沒有增加審查員的檢索負擔。

      2)如果通用權利要求(即權利要求1)具備可專利性,那么兩個種類(權利要求23)都是通用權利要求的下位概念,也都具備可專利性;申請人此時可要求將當時沒有選擇的種類“重新加入”(rejoinder),審查員直接就可授權,這也不會增加審查員的檢索負擔。

       

      簡單總結一下,發明限制針對的是不同的發明,種類限制針對的是同一個發明的不同實施例。不管是發明限制還是種類限制,面對審查員發出的限制要求,不管同不同意,申請人必須在答復時做出選擇(election),但是可以附有爭辯意見(with traverse)。


      上述對于美國專利審查中的單一性和限制要求進行了簡單說明,審查實踐中的情況更為復雜,如需進一步討論交流或尋求幫助,歡迎聯系上專所。

       


      客戶部:宋靜嫻、陳斌



      [1] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s802.html

      [2] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s802.html

      [3] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html

      [4] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html

      [5] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html


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      美國專利申請的單一性和限制要求

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      從專利文件的翻譯錯誤引發的思考

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